Wolfenson Abogados brinda asesoría y acompañamiento en materia de propiedad intelectual.

Es esencial para una empresa distinguirse de las demás, y el primer paso para hacerlo posible es mediante el registro de marca comercial. La marca otorga a su dueño el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en la forma que se le ha conferido en el registro. Además, le faculta para impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, marcas idénticas o similares. Es por esa razón que nuestros abogados prestan la asesoría y orientación necesaria para que nuestros clientes obtengan su registro legal de marca comercial.

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Por otra parte, la creación humana nos ha permitido llegar a donde estamos hoy. Cada idea, proyecto o invención es una fuente de riqueza y desarrollo futuro personal y colectivo. Wolfenson propende el desarrollo de la imaginación en la sociedad, protegiendo sus derechos intelectuales sobre su obra; mediante la obtención legal de una patente para nuestros clientes.

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A continuación presentamos una guía legal para brindarle orientación sobre el registro de marcas y patentes:

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¿Que es la propiedad intelectual?

En sentido amplio, la propiedad intelectual dice relación con toda creación que produce la mente humana; esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, etc.

En efecto el concepto Propiedad Intelectual comprende:

Propiedad Industrial: incluye patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de Propiedad Industrial, a que alude la Ley 19.039, y su Reglamento, es el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial), antes Departamento de Propiedad Industrial.

Derecho de autor: Dice relación y protege los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás funciones que la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento, es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación.

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¿Quién es una marca?

Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado; productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales.

Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).

Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar.

La protección que concede la marca es territorial y temporal: protege a nivel nacional por 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.

 

¿Cuáles son las ventajas de registrar mi marca? 

Los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que tiene asociada una calidad y características determinadas.

La marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos en el mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.

El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, en el curso de operaciones comerciales, para distinguir productos o servicios similares a aquellos para los cuales la tiene registrada.

Quien posee un registro marcario que es usado sin su consentimiento, cuenta con dos tipos de acciones judiciales:

• Civiles, entre otras cosas, de indemnización de perjuicios.

• Penales, por los delitos tipificados en la Ley.

 

¿Cómo se realiza el trámite?

El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.

El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, que debe solicitar protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, estableciendo la(s) clase(s) para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase (ej. marca para muebles, cervezas, vestuario, servicios financieros). De esta solicitud se hace un examen formal para verificar que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho. Haya habido oposición o no, INAPI hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales de irregistrabilidad. Una vez que la solicitud aprueba este examen de fondo, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

 

¿Como licenciar una marca?

El titular de una marca registrada puede conceder licencias sobre sus marcas a otras empresas. En tal caso se mantiene la titularidad y simplemente se autoriza a una o más empresas a utilizar la o las marcas. La licencia es una autorización para usar la marca en el territorio donde está registrada, y permite al licenciatario usar dicho signo sin temor a ser demandado por el titular, que goza de derechos exclusivos sobre ella. El titular, por su parte, puede obtener por esta vía, ingresos adicionales.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

La licencia de uso sobre una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotada al margen del registro en INAPI, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la licencia llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, "FPI-30", adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento en que conste la licencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal.

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¿Qué es una patente?​

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores.

Por patente se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. La patente da a su titular el derecho exclusivo a vender o ceder sus derechos a otra persona para que la comercialice bajo licencia, o bien para impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un período limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente, su titular, puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso, y puede demandar a quien la explote sin su permiso.

Es decir, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por el Estado y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, siendo aplicable únicamente para el país en donde se ha pedido la protección (principio de territorialidad).

La teoría en que se basa el sistema es que los beneficios financieros derivados de la explotación de la patente y la revelación de las invenciones resultantes para su difusión y utilización pública, promoverán la innovación y elevarán el nivel técnico de la industria de un país, con beneficios evidentes para su comercio.

En efecto, al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor; reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovación, lo que además contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. En contrapartida a la obtención de derechos exclusivos, el inventor tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir así al desarrollo tecnológico.

De ahí que la divulgación de la invención constituya un criterio esencial en los procedimientos de concesión de patentes. Todo ha sido pensado en el sistema de patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de igualdad los intereses de los inventores y los intereses del público en general.

Es equivocado creer que las patentes se aplican únicamente a procesos y productos físicos y químicos complejos, o que sólo son útiles para grandes empresas. En general, puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnología, desde clips sujetapapeles hasta productos farmacéuticos complejos. Existen miles de patentes para productos de uso diario como filtros, botellas de cristal, telas o bicicletas.

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¿Cuáles son los requisitos para patentar mi invención? 

Existen tres criterios fundamentales de patentabilidad. Estos son que el invento cuente con el elemento de la novedad; el segundo criterio establece que exista un elemento inventivo, y el tercero dice que puede ser aplicado el invento industrialmente.

Ser novedosa: Es decir, que no exista antes en el estado de la técnica. El estado de la técnica es todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, venta o comercialización.

Del requisito de la novedad se deriva la importancia de mantener la confidencialidad de determinada invención antes de que sea solicitado el registro. Para ello esencial será la protección contractual a través de acuerdos de confidencialidad, tanto con los trabajadores dependientes o con las personas a las que se le encarguen las actividades de I+D, como con posibles inversionistas o personas que por una u otra razón vayan a conocer de la invención.

Tener nivel inventivo: Es decir, que para alguien experto en la materia correspondiente, la invención no pueda resultar obvia ni derivar, de manera evidente, del estado de la técnica.

Ser susceptible de aplicación industrial: Es decir, pueda, en principio, ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, ya sea manufactura, artesanía, minería, agricultura, u otra.

La protección que le entrega el Estado es territorial, es decir, sólo a nivel nacional y por un periodo de 10 o 20 años, según corresponda el derecho de propiedad industrial solicitado, desde la fecha de presentación de la solicitud.

 

¿Cómo registrar mi patente?  

El estado de la técnica, estado del arte o arte previo, comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho.

Un ejemplo de estrategia a seguir:

• Clasificar la invención, usando la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), dado que el clasificar los objetos técnicos de las invenciones permite realizar una búsqueda acotada y razonablemente más segura.

• Utilizar búsqueda combinada, usando la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y términos clave.

• Realizar una búsqueda en una base de datos que contiene bibliografía “no patentes”.

Razones para realizar la búsqueda del estado de la técnica en el ámbito de las patentes

• Evaluar el alcance de los derechos de Propiedad Intelectual existentes: búsquedas de infracción.

• Evaluar requisitos de patentabilidad: tener una razonable seguridad que la invención cumplirá con los requisitos de patentabilidad.

• Estudio tecnológico: búsqueda fundamental para planificar actividades de investigación o actividades comerciales.

• Determinar actualizaciones tecnológicas: importante búsqueda para estar al corriente de las nuevas tecnologías y avances recientes.

Códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

Todos los documentos de patentes se clasifican por medio de códigos específicos que identifican el grupo o grupos tecnológicos a los que pertenece la invención descrita en el documento. Este tipo de clasificación puede reducir las limitaciones de una búsqueda asociadas al idioma y terminología, facilitando la obtención de documentos de patentes. Si bien existen diferentes clasificaciones, la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), es reconocida y utilizada a nivel mundial, pues abarca prácticamente todas las tecnologías imaginables y se actualiza periódicamente para mejorar el sistema y tomar en consideración la evolución técnica.

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Wolfenson Abogados otorga asesoría jurídica de excelencia en materia de propiedad intelectual.

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Enlaces de interés sobre la Asesoría Legal en Propiedad Intelectual:

1.- Ley de Propiedad Intelectual (Ley Nº 17.336)

2.- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi)

3.- Constitución Política de la República

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Wolfenson Abogados. Estudio Jurídico Chile.

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Si necesita mayor información y asesoría jurídica respecto al registro de marcas y patentes para empresas, le invitamos a ponerse en contacto con nuestros abogados en Santiago. Estamos ubicados en Av. El Golf 40, Piso 12, comuna de Las Condes, Santiago de Chile.